Mitä tulee huomioida immateriaalioikeuksista yrityskaupoissa?

Yrityskauppaan liittyvien immateriaalioikeuskysymysten huolellinen selvittäminen tukee kaupan molempien osapuolten intressejä. Immateriaalioikeudet kannattaakin ottaa huomioon yrityskauppaprosessissa jo due diligence- eli DD-tarkastusvaiheessa. Olemme koonneet yleisen immateriaalioikeuksia koskevan tarkastuslistan yrityskauppoja varten.

Immateriaalioikeuksilla suojataan niin brändejä ja keksintöjä kuin tuotepakkauksia, valmistusmenetelmiä ja tietokoneohjelmiakin. Yritysten myymien tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös alihankintaan, franchising-liiketoimintaan ja yritysten väliseen yhteistyöhön liittyy usein immateriaalioikeuksien hyödyntämistä. Siksi immateriaalioikeuksien merkitys myös yrityskaupoissa on suuri.

Yrityskauppaan liittyvien immateriaalioikeuskysymysten huolellinen selvittäminen tukee kaupan molempien osapuolten intressejä. Myyjän on usein helpompi houkutella ostajaehdokkaita, jos se voi näyttää suojanneensa arvokkaan aineettoman omaisuutensa immateriaalioikeuksin. Ostaja puolestaan haluaa varmistua siitä, että sen tuleva investointi on mahdollisimman hyvin suojattu ulkopuolisten vaatimuksilta. Immateriaalioikeuksilla on usein vaikutusta myös osapuolten välisiin neuvotteluihin ja kauppahintaan. Immateriaalioikeudet kannattaakin ottaa huomioon yrityskauppaprosessissa jo due diligence- eli DD-tarkastusvaiheessa. Olemme koonneet alle yleisen immateriaalioikeuksia koskevan tarkastuslistan yrityskauppoja varten. Prosessin helpottamiseksi ja yllätysten välttämiseksi on kuitenkin aina suositeltavaa käyttää asiantuntevaa apua selvitettäessä immateriaalioikeuksia yrityskaupassa.

Selvitä ainakin nämä:

1. Onko kohteen aineeton omaisuus suojattu riittävästi?

Immateriaalioikeuksien osalta heti DD-tarkastuksen alussa on ensisijaisen tärkeää selvittää, mitä aineetonta omaisuutta kohteella on ja miten se on suojattu. Tällöin tarkastetaan, että kohteen liiketoiminnan kannalta olennainen aineeton omaisuus on suojattu tarkoituksenmukaisilla immateriaalioikeuksilla kohteelta saatavien tietojen ja julkisten rekisterien perusteella. Pelkkä rekisteröintien selvittäminen ei kuitenkaan aina riitä, sillä useilla yhtiöillä on immateriaalioikeuksilla suojaamatonta aineetonta omaisuutta. Uusien rekisteröintihakemuksien tekeminen voi olla tarpeen osana kaupan täytäntöönpanoon valmistautumista suojauksen vahvistamiseksi.

Suojan riittävyyden kannalta keskeinen kysymys on, onko kukin aineettoman omaisuuden muoto suojattu sille parhaiten sopivalla immateriaalioikeudella. Esimerkiksi tuotemerkin suojan kannalta rekisteröity toiminimi ei yleensä ole paras mahdollinen suojamuoto, vaikka kohdeyhtiö käyttäisikin toiminimeään myös tuotemerkkinä. Tehokkaampi suojamuoto olisi tavaramerkkirekisteröinti. Kannattaa myös huomioida eri maiden immateriaalioikeuksia koskevien lainsäädäntöjen erot: esimerkiksi ohjelmistojen patentointiin suhtaudutaan Euroopassa yleensä pidättyväisesti, vaikka se onkin mahdollista Yhdysvalloissa.

Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota suojan maantieteelliseen kattavuuteen. Suurin osa immateriaalioikeuksista on kansallisia, joten yhdessä maassa myönnetty oikeus antaa suojaa kopiointia vastaan vain kyseisessä maassa. Poikkeuksia ovat esimerkiksi EU-tavaramerkki ja yhteisön mallioikeus, jotka ovat voimassa koko Euroopan unionin alueella. Jos kohde harjoittaa liiketoimintaa useassa maassa, hankkii tai kuljettaa tavaroita ulkomailla, tai tarjoaa tuotteitaan tai palveluitaan hankittavaksi Suomen ulkopuolella, sen liiketoimintaan liittyvä aineeton omaisuus on yleensä tarpeen suojata muissakin maissa kuin vain Suomessa.

2. Onko immateriaalioikeuksien siirtyminen työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja muilta tahoilta varmistettu?

Toisinaan luullaan, että immateriaalioikeudet työntekijän työn tuloksiin tai toisen yrityksen kanssa tehdyn yhteistyöhankkeen tuotoksiin siirtyvät yritykselle automaattisesti. Suomen oikeudessa näin ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole. Meillä vain patentilla suojattavien keksintöjen siirtymisestä työntekijä-keksijältä työnantajalle on säädetty laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (ns. työsuhdekeksintölaki; 656/1967). Muiden immateriaalioikeuksien tai yritysten välisen yhteistyön osalta oikeuksien siirtymisestä ei ole säädetty laissa, vaan se, kuka oikeuden omistaa, on täysin osapuolten välisen sopimuksen varassa.

Yrityskaupan yhteydessä onkin syytä varmistaa, että kohteen liiketoiminnan kannalta tärkeiden immateriaalioikeuksien siirtymisestä työntekijöiltä ja muilta tahoilta, kuten alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneilta kohteelle on huolehdittu sopimuksin. Kohteen sopimusjärjestelyistä riippuen asiaa koskevia ehtoja saattaa olla hajallaan erinäisissä sopimuksissa, kuten työsopimuksissa, yhteistyösopimuksissa, tilauksissa ja hankintasopimuksissa. Perusteellinen perehtyminen kohteen sopimusverkostoon onkin usein tarpeen oikeuksien siirtymisen varmistamiseksi.

3. Ovatko kaupan kannalta tarpeelliset immateriaalioikeudet kaupan piirissä?

Kun aineettoman oikeuden on todettu olevan riittävästi suojattua ja relevanttien oikeuksien siirtyneen asianmukaisesti kohteelle, on tärkeää varmistaa kaupan kohteena olevan liiketoiminnan kannalta relevanttien oikeuksien olevan suunnitellun kaupan piirissä. Osakekaupassa kohteena olevan yhtiön tulee olla siirtyväksi tarkoitettujen immateriaalioikeuksien haltija. Liiketoimintakaupassa puolestaan myytävän liiketoiminnan kannalta relevantit immateriaalioikeudet tulee ensin tunnistaa DD-tarkastuksessa ja yksilöidä riittävän tarkasti kauppakirjassa.

DD-tarkastuksessa ilmenee toisinaan, että immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin muulle taholle kuin kohteelle, esimerkiksi perustajaosakkaalle tai jollekin muulle konserniyhtiölle kuin kohteelle. Tällaisessa tapauksessa kaupan osapuolten tulee sopia ja järjestää relevanttien oikeuksien siirto kohteelle tai suoraan ostajalle tai sen osoittamalle taholle. Tarvittavat siirrot voidaan aikataulun salliessa toteuttaa osana kaupan valmistelua tai osapuolet voidaan sitouttaa kauppakirjassa avustamaan siirrossa kaupan täytäntöönpanon jälkeenkin.

4. Millaisin ehdoin kohde on antanut käyttöoikeuksia aineettomaan omaisuuteensa?

Monet yritykset pyrkivät hyödyntämään immateriaalioikeuksiaan kaupallisesti myöntämällä kolmansille osapuolille niihin käyttöoikeuksia. Joillekin yhtiöille, kuten esimerkiksi useille ohjelmistoyrityksille, käyttöoikeuksista saatavat lisenssitulot ovat merkittävä osa liikevaihtoa, kun taas toisille lisensointi voi olla satunnaisempaa. Myös franchising-liiketoimintaan ja tuotteiden valmistukseen alihankintana liittyy usein käyttöoikeuksien myöntämistä tavaramerkkeihin ja muihin immateriaalioikeuksiin.

Riippumatta siitä, onko kohteen immateriaalioikeudet hankittu tai kehitetty juuri lisensointia varten vai onko käyttöoikeuksien myöntäminen vain yksittäistapaus, sekä ostajan että myyjän intressissä on varmistaa, että lisenssisopimuksen ehdot vastaavat lisenssijärjestelyn tarkoitusta. Myönnetyn käyttöoikeuden laajuuden selvittäminen on avainasemassa. Keskeistä on selvittää esimerkiksi, onko lisenssi annettu johonkin tiettyyn tarkoitukseen, mitkä tahot ovat oikeutettuja käyttämään oikeutta ja miten lisenssinantaja voi irtaantua järjestelystä. Pohjimmiltaan kyse on sen varmistamisesta, että lisenssijärjestelyt todella palvelevat kohteen liiketoimintaa.

5. Liittyykö kohteen aineettomaan omaisuuteen riitoja tai erimielisyyksiä tai onko siihen liittyen esitetty vaatimuksia?

Immateriaalioikeuksien merkityksen kasvettua liike-elämässä myös niihin liittyvät riidat ja erimielisyydet ovat yleistyneet. Yritykset voivat pyrkiä kumoamaan lähellä omia oikeuksiaan olevia immateriaalioikeuksia ja estämään niiden rekisteröinnin vastustamalla jo rekisteröintihakemuksia. Myös epäiltyihin oikeuksien loukkauksiin voidaan puuttua ja esittää vaatimuksia niiden perusteella. Lisäksi oikeuksien siirtymiseen työntekijöiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta saattaa liittyä epäselvyyksiä.

Yrityskaupan yhteydessä onkin syytä selvittää millaisia erimielisyyksiä kohteen aineettomaan omaisuuteen mahdollisesti liittyy tai voidaan ennakoida tulevaisuudessa liittyvän. Asiantuntijan tuki on selvittelyssä usein tarpeen, sillä immateriaalioikeuksiin liittyvien riitojen vaikutuksia voi olla vaikea arvioida. Yhtäältä immateriaalioikeuksiin liittyen esitetään toisinaan perusteettomiakin vaatimuksia, toisaalta kohteen liiketoiminnan kannalta keskeisiin immateriaalioikeuksiin liittyvät riidat saattavat vaikuttaa huomattavastikin kauppahintaan tai pahimmassa tapauksessa jopa kaataa koko kaupan. Erimielisyyksien kartoittaminen ja niihin liittyvien riskien arviointi on siten osa huolellista valmistautumista yrityskauppaan.

6. Onko yhtiön aineetonta omaisuutta käytetty rahoituksen vakuutena tai onko sen kehittämiseen saatu ulkopuolista rahoitusta?

Immateriaalioikeuksia on mahdollista käyttää vakuutena kohteen liiketoiminnan rahoittamisessa. Tällaistenkin oikeuksien vakuuskäyttö on sinänsä normaalia vakuusoikeutta, johon soveltuvat yleisten esineoikeudellisten periaatteiden lisäksi immateriaalioikeuksia koskevien lakien erityissäännökset esimerkiksi panttauksen rekisteröinnistä. Rahoitussopimuksiin saattaa kuitenkin liittyä erityisehtoja, joilla rahoittaja pyrkii takaamaan vakuutena olevien immateriaalioikeuksien säilymisen velallisella. Immateriaalioikeuksien luovutus ei siten välttämättä ole rahoitussopimuksen voimassaoloaikana mahdollista. Rahoitussopimusten immateriaalioikeuksiin liittyvät ehdot eivät yleensä kuitenkaan vaikuta yrityskaupan toteutumiseen, jos kohde jatkaa liiketoimintaansa kaupan täytäntöönpanon jälkeenkin.

Esimerkiksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämään tutkimus- ja kehitysrahoitukseen liittyy usein ehto, jonka mukaan yhtiö ei saa luovuttaa Tekesin rahoittamassa projektissa kehitettyjä immateriaalioikeuksia kolmannelle osapuolelle tietyn määräajan kuluessa lainan antamisesta, tai Tekesillä on muutoin oikeus vaatia lainan ennenaikaista takaisinmaksua.